瑞途原创 | 抵触申请的法律意义及修改建议

作者：李维朝 | 江苏瑞途律师事务所

（本文约5000字，阅读约需8分钟。）

摘要

近年来，法院比照现有技术抗辩的法理，引入了抵触申请抗辩，甚至有法院引入域外在先专利申请作为对比文件，比照抵触申请抗辩，认为被告实施的是在先专利申请，不构成侵权。这在理论界实务界都引起了不小争议。本文试图从专利制度的本质出发，厘清抵触申请内在法理逻辑，分析现有抵触申请规定存在的问题。

一、引言

近年来，法院在专利侵权案件中引入抵触申请抗辩，法院认为对比文件的申请日早于涉案专利的申请日，但授权日或公布日晚于涉案专利的申请日，不构成现有技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏涉案专利的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。[①]虽然现有法律没有明确规定抵触申请抗辩，但无论是现有技术抗辩还是抵触申请抗辩，其抗辩的基本逻辑在于，当现有技术或抵触申请已经公开被诉技术方案时，涉案专利因不具有新颖性而应当排除出专利权保护范围之外，被诉侵权人有权主张其实施的是现有技术或抵触申请所公开的技术方案，不应受到涉案专利权的辖制。因此，通过现有技术抗辩或抵触申请抗辩，可以无需启动无效宣告程序，即可判定涉案行为是否构成专利侵权，有效避免诉争延宕，提高司法效率。

在司法实务中，甚至出现“假抵触申请”[②]抗辩。在郭某诉深圳浩特尔公司外观设计专利权侵权一案中，法院认为，被告选择以我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩，被控侵权产品与该专利产品均为数码显微镜，经过对比，被控侵权产品的外观设计与该专利设计相同，鉴于此，依法认定被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立。[③]

且不说在专利侵权案件中引入抵触申请抗辩的法律依据问题，在实务界，关于抵触申请规定本身同样存在着争议。

二、关于抵触申请的争议

关于抵触申请的立法本意，通说认为是为了防止重复授予专利权。我国专利制度从两个方面落实禁止重复授权，一是，利用专利法第九条第一款的规定，从避免被授予的两项专利权的保护范围产生重叠的角度出发来落实禁止重复授权原则；二是，利用专利法第二十二条第二款、第二十三条第一款的规定，从新颖性的角度出发来落实。“两种做法相比，后者显然比前者更为严格”，“可以更好地防止出现重复授予专利权的现象”。[④]

有不同观点认为，同样是为了防止重复授权，更为严格的抵触申请规定缺少法理依据。如果单纯是为了防止重复授权，那么应当根据专利审查的实际情况分别予以考虑，而不应当笼统地将在先申请的专利文件全部内容与在后申请的权利要求进行比较。具体来说，如果在后申请审查时，在先申请已经结案（包括已授权，以及被驳回、主动撤回、视为撤回等已经丧失救济机会，并且没有进行分案的情况），当在先申请已经授权，应当将在先申请的授权权利要求与在后申请的权利要求进行比较，不存在重叠的，在后申请可以获得授权，而对于其他情形，在先申请无法成为在后申请重复授权的障碍，因此不应当成为在后申请的抵触申请。如果在后申请审查时，在先申请尚未结案，那么应当等在先申请结案后，再对在后申请进行审查，才能根据结案情况判断是否存在重复授权。

从防止重复授权角度出发，一旦在先申请授权，那么该在先申请权利要求的保护范围即已划定，只要在后申请的权利要求与在先申请不构成重叠，就不存在重复授权，没有理由以新颖性为由驳回在后申请。关于这一点，通说并没有给出合理解释，“两种做法相比，后者显然比前者更为严格”也缺乏说服力。

同时，上述观点存在先天性缺陷，会导致专利审查和专利诉讼案件具有非常大的不确定性，同时增加了各方的工作难度。无论专利审查进度如何加速，都无法保证在先申请一定能在在后申请之前完成审查，这是专利制度所决定的，尤其对于发明专利申请来说，有的申请人选择提前公开提前进入实质审查，而有的申请人坚持满18个月才公开，甚至有的还坚持满3年才申请实审。当在后申请审查时，如果审查员检索到尚未结案的在先申请，审查员是否应当通知在先申请人？当在先申请人知晓在后申请后，正常情况下，其必然要阻止在后申请的授权，在其丧失主动修改时机的情况下，只有通过分案来寻求构建与在后申请构成同样发明创造的权利要求，但是，这也很难避免在后申请人通过修改权利要求来规避。总之，在先申请人需要考虑构建各种不同范围的权利要求来尽可能阻止在后申请的授权，在申请递交后需要时刻追踪检索是否有相关在后申请。在先申请人将无所适从，在究竟是快速获得授权还是通过各种手段来延缓审查之间犹疑不决。如果审查员没有检索到尚未结案的在先申请，这又会影响专利无效程序和侵权诉讼程序。当相关方以尚未结案的在先申请作为证据启动无效宣告程序，国家知识产权局、法院是否应当中止无效宣告、侵权诉讼案件的审理？如果中止审理将会导致相关案件进入漫长的等待期。如果不中止审理，有可能会导致同案不同判，即随着在先申请的审查完结，有可能导致在后申请被无效，这会导致采用同样的抗辩证据，无效宣告以及侵权诉讼案件的结果却完全不同。当在先申请提交申请时所要求保护的范围以及无论怎样修改都不会与在后申请构成同样的发明创造的情况下，是否需要询问在先申请人是否有分案的打算（如果不分案，则不影响相关案件的审理）？如果在先申请人在个案中回复不分案，是否允许其在后续专利审查中反悔？又需要什么样的机制避免因不知道其曾经作出过不分案的承诺而对他人造成损害？这给制度设计带来诸多困境。

三、回归专利制度本质，厘清抵触申请内在法理逻辑

无论通说还是不同观点，都认可抵触申请有关防止重复授权的基本意义，其分歧在于：通说认为抵触申请相较于专利法第九条更为严格，而不同观点认为抵触申请所谓的严格没有依据。

对于采用更为严格的抵触申请规定的合理性，应当回归专利制度的本质进行解释。专利制度设立之初就是为了以公开换垄断，鼓励申请人公开其技术方案，促进科学技术进步，同时避免重复劳动；与此同时，给申请人一定期限的垄断性权利，排除他人未经许可的实施，使申请人获得经济上的补偿，垄断期限过后，社会公众将无偿获得实施权。这是申请人与社会公众利益之间的平衡。

如果作为抵触申请的在先申请，除权利要求书以外的其他专利文件不能用于评价在后申请的新颖性，将会导致相关利益之间的失衡。举例来说，在先申请已经公告授权，如果其权利要求的范围与在后申请不存在重叠，此时，若在先申请的说明书不能用于评价在后申请的新颖性，在后申请将会获得授权。这会出现至少两个问题：一是，在先申请的申请人无意或有意地通过专利公开的方式使得相关技术方案进入公有领域，没有要求获得专利权保护的意思表示，倘若允许在后申请获得专利权，将导致在先申请人未经在后申请人许可无法自由实施其先行研发完成的技术方案，这对在先申请人来说显失公平，也明显不合常理；二是，既然在先申请的申请人没有要求获得专利权保护的意思表示，将相关技术方案捐献给社会，社会公众得以无偿实施，如果允许在后申请获得专利权，将会推迟该技术方案进入公有领域的时间，这一方面违背了在先申请人的本意，另一方面也与专利制度促进技术公开分享的初衷相违背。

因此，抵触申请规定除了防止重复授权外，还有一项重要的意义，即，当在先申请通过专利公开的形式使相关技术方案进入公有领域，避免因在后申请获得授权而导致相关技术方案被不当垄断，使得相关技术方案进入公有领域的时间被推迟，最终损害在先申请人和社会公众的利益。

四、现有抵触申请规定存在的问题

结合前文的论述，抵触申请规定一方面加强了对在先申请人自由实施自己先行研发的技术方案的权益保护，另一方面维护了社会公众的自由实施权利，实现了在先申请人与在后申请人、以及社会公众与在后申请人之间的利益平衡。从这个方面来说，现有抵触申请规定显然存在一些问题：仅限于向国务院专利行政部门提出过的在先申请可以作为抵触申请评价在后申请的新颖性，也就是说，只有向中华人民共和国专利局提出的在先申请可以作为抵触申请，向其他国家或地区主管机构提出的在先申请不属于抵触申请的范畴。现有抵触申请规定大大缩小了抵触申请的适用范围。当在先申请人向除中国专利局以外的其他国家或地区主管机构提出申请后，没有同时或基于优先权向中国专利局提出专利申请时，由于该在先申请不能用于评价在后申请的新颖性，导致在后申请获得授权。基于现有不合理的制度的缘故，在先申请人无法将相关技术方案捐献给中国社会公众。

现有专利制度缺少对相关方的有效法律救济。专利法虽然规定了在先使用权，但是，在先使用的证明难度较大，在境外申请专利很难被认为已经作好制造、使用的必要准备。另外，即使在境外已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，也不能作为在境内享有在先使用权的基础，仍然会被认定为专利侵权。在先使用权限定在先使用人只能在原有范围内继续制造、使用，范围极为狭窄。并且，在先使用权也不是对社会公众利益的保障。

在郭某诉深圳浩特尔公司侵权一案中，法院的判决虽然没有明确的法律依据，但不失为从维护社会公众利益的角度所做出的司法尝试。从公平原则出发，当在先申请和在后申请都公开了相同内容的情况下，被控侵权人有权主张其采用的是在先申请所记载的技术方案，作为政策属性很强的专利法亦不应当超脱于民法的基本原理，仍然需要维护社会公平。

有观点认为，应当比照境外在先申请的情形，将于在后申请的申请日之前秘密实施、申请日之后公开的相关技术方案纳入到抵触申请的范畴。显然，该观点与专利制度的本质相违背。专利制度的本质在于鼓励申请人公开其技术方案，通过公开换垄断，平衡专利申请人与社会公众之间的利益。而秘密实施技术方案的情形，相关方在一开始就没有公开其技术方案使社会公众受益的意思表示，如果将其纳入抵触申请范畴，不仅违背专利制度本质，甚至还会破坏专利制度的根基。例如，于在后申请的申请日之前秘密实施，当在后申请授权公告后，在先秘密实施人将其秘密实施的技术方案予以公开，利用其在先秘密实施的技术方案作为抵触申请请求宣告在后申请的专利权无效，这样不仅使得自身可以继续实施，还可以扩大规模地实施。这会导致申请人对专利申请持保守态度，进行观望，即，首先通过技术秘密的形式对相关技术方案予以保护，以此获得提前实施的先发优势并且不为他人知晓，一旦发现他人独立作出相同或实质相同的技术方案并寻求专利保护，导致其无法通过技术秘密的形式保护，甚至自身的实施受到严重限制时，再公开其秘密实施的技术方案，以此打击在后申请人。

现有规定还存在因技术进步导致法律条文滞后所产生的问题。在早期的专利文本公布或公告程序中，采用印刷出版专门书籍的形式，一般很难在公布或公告日获取到申请文件。但随着技术发展，国家知识产权局采用电子公告系统在工作日的工作时间段内公布或公告申请文件，社会公众可以非常及时地获取。由于公布或公告日与在后申请的申请日为同一天的在先申请，不构成现有技术，只构成抵触申请，这导致相关方可以在公布或公告日当天通过电子申请系统提交一份新申请，在在先申请的基础上增加一些非必要技术特征（虽然是非必要技术特征，却很容易成为实施技术方案时不可逾越的障碍），即可轻松绕开抵触申请的规定而获得授权，从而损害在先申请人的利益。要解决这一问题，要么将申请日当天公开的技术内容作为现有技术，要么国知局只能在午夜之前履行公布或公告职责了。

五、结论与建议

本文认为抵触申请规定不单纯是从更严格的角度来避免重复授权，该规定还从公平原则出发，兼顾了在先申请人以及社会公众的利益，是在先申请制度的应有之义。此外，该规定将在先申请的全部内容作为比对基础，大大简化了专利审查、无效宣告以及侵权诉讼程序，提高了专利法律状态的确定性，更容易对专利的有效性进行判断。

与此同时，现有规定还存在一些不足：一是，将境外在先申请排除在外，可能损害社会公众的利益。二是，将在后申请的申请日当天公布或公告的在先申请的技术内容作为抵触申请来评价新颖性，使得他人可以通过增加非必要技术特征的形式来提交新申请，从而损害在先申请人的利益。

鉴于现有抵触申请规定的问题，本文建议将境外在先申请纳入到抵触申请中，作为判断新颖性的依据；将在后申请的申请日当天公开的内容从抵触申请中排除，作为现有技术评价创造性。（本文内容仅代表作者个人观点）

参考文献：

[①]（2013）民提字第225号、（2015）民申字第188号。

[②]何怀文：《境外在先专利申请岂可准用抵触申请抗辩》，载《中国知识产权杂志》，2016年3月（总第109期）。

[③](2012)深中法知民初字第607号。该判决没有论述在不构成抵触申请的情况下，为什么可以比照抵触申请抗辩。

[④]尹新天：《中国专利法详解》，《知识产权出版社》出版，2011年3月第1版，第260-261页。

作者简介

李维朝：律师、专利代理师。工学学士、法律硕士。曾就职于中兴通讯，熟悉企业知识产权管理制度。擅长处理各类知识产权纠纷以及专利申请、专利无效、专利检索分析，对计算机软件著作权侵权诉讼有着深入的研究。代理的1件发明专利申请入选由中华全国专利代理人协会编著的《全国优秀发明专利申请代理案件选编》。